中國企業使用PCT制度的戰略思考

 專利戰略對不少企業來說是有效進行全球營銷的一個關鍵因素，但它并不是孤立的因素，這個因素若沒有其他許多相關因素的協調配合，它即使不是毫無用處，也只能收效甚微。因此，中國企業在走向世界的過程中，用科學發展的觀點對待技術創新，而且從戰略高度全面、客觀地進行海外專利布局，對于企業海外業務的開拓和發展是十分重要的。作為企業專利戰略的一個重要部分，越來越多的中國企業正在利用PCT制度將其核心技術申請海外專利保護，運用知識產權提高其國際競爭力。然而通過尋求專利保護在海外進行合理的專利布局，對不同領域、不同規模、不同情況的企業來說，需要考慮許多不同的問題，其中不僅有法律及程序方面的問題，而且常常還需要考慮有關國家的經濟、技術、文化、傳統等許多方面的問題。另外，一個企業在考慮上述問題的同時，還必須非常清醒地考慮自身的情況，包括國家形象、品牌建設、實力強弱、營銷水平、法律保護等等。不對這些問題作審慎的考慮和平衡的安排，事情往往會偏離一廂情愿的計劃軌道而走向失敗。
　　PCT的性質和優點
　　在海外有效進行專利布局，離不開在有關國家有選擇地取得專利。在尋求專利保護的途徑上，目前有兩種：一是通過傳統的渠道在尋求專利保護的有關國家或地區單獨提出專利申請，二是通過世界知識產權組織（WIPO）管轄的專利合作條約（Patent Cooperation Treaty），即PCT，就有關指定國提出專利保護的國際申請。至2012年3月底為止，PCT有包括中國在內的144個成員國，PCT申請的數量已由1978年（PCT生效年）的459件猛增至2011年的181900件。現在，PCT已經成了企業在尋求專利保護和考慮專利戰略時可以利用的非常方便的工具。
　　PCT制度是有關專利領域的國際申請制度，即在專利申請上是國際性的，而在專利授予上是國家或地區性的，由指定的國家或地區的專利局在PCT申請的國家階段決定是否授予專利。因此，通過PCT途徑所獲得的專利不是什么“國際專利”或“世界專利”，也不叫作“PCT專利”。實際上，目前世界上并不存在什么“國際專利”，只存在“國家專利”和“地區專利”。“PCT申請”也叫“國際申請”或“國際專利申請”，但對“國際專利申請”的理解應該是“國際——專利申請”，而不是“國際專利——申請”。
　　PCT制度的主要好處體現在四個方面。一是“以一代多”，即只需以一種語言向一個局（受理局）提出一份國際申請，符合一套所有PCT締約國都必須接受的形式要求，即被視為在所有指定國均已提出專利申請，免去了在多國以多種語言提出多份申請并符合其不同形式要求的麻煩。二是“以長補短”，即相對于傳統的專利申請，PCT申請至少多給申請人18個月的時間來考慮和處理有關問題，例如怎樣合適地調整專利申請的寫法，是否需要以及如何與別人進行技術或商業上的合作，最后應該在哪里進入國家階段以尋求專利保護等。三是“安全可靠”，即PCT制度不僅規定了程序方面的許多安全保障措施，而且所有的PCT申請都需經過符合嚴格標準的國際檢索單位（ISA）的國際檢索（IS），基此作出國際檢索報告（ISR）和有關專利性的書面意見（WO），必要時申請人還可要求國際初步審查（IPE）或要求補充國際檢索（SIS），從而使日后取得的專利有更為可靠的基礎。四是“進退自如”，即在許多環節或程序上，申請人可以提早、延后、修正或撤回，為申請人有效實施專利戰略提供了許多方便。此外，通過要求國際初步審查獲得一份高質量的國際初步審查報告，如果該報告表明，所申請項目不具備新穎性、創造性與工業實用性，則企業申請人可以考慮此PCT申請不再進入國家階段，從而節省相應費用。
　　在多國尋求專利保護時，PCT并不是唯一的或必須的途徑，但是在申請途徑的選擇、申請內容的梳理和專利戰略的運用等方面如果不去充分考慮PCT的特點并明智地加以利用，那對申請人可能會帶來一些很難在事后彌補的缺憾。對PCT制度的戰略運用涉及許多方面，下面僅就三個大的方面作一簡單介紹。
　　PCT申請還是國家申請？
　　幸虧有了1883年的《保護工業產權巴黎公約》，人們在申請專利時才有了12個月的優先權期限，從而可以在此期限的不同時間就相同主題在不同國家申請專利時被視為如首個申請同日提出。但是，隨著科學技術的飛速發展和全球經濟貿易的不斷擴大，這12個月的時間對于許多企業來說已經明顯不夠；日趨細分的技術內容和持續增長的專利申請呼喚著各國專利制度的更加和諧、更加靈活、更加寬容和更加有效。PCT制度便是在這種呼喚聲中于1970年帶著意義深遠的許多改革應運而生，并且在發展過程中不斷得到改進，成了人們運用專利戰略時的得心應手的友好工具。
　　企業在多國尋求專利保護時，常會先提出國家申請，然后在12個月的優先權期限屆滿前，提出PCT申請。這樣做的主要好處是上面所說的可以“以長補短”，使申請人在12個月的優先權期限外又贏得至少18個月的時間，可以在PCT申請自優先權日30個月進入國家階段前，充分利用PCT制度的便利和優點，結合申請人自己的戰略要求來考慮和處理諸如下述的有關事宜：
　　1.根據國際檢索報告及有關可專利性的書面意見，考慮申請程序是否繼續及是否根據PCT第19條對權利要求作出修改，或對發明的單一性問題作出處理；
　　2.對PCT申請的國際公布是否有客觀需求而應提前、延遲或避免；
　　3.是否有必要在特殊情況下要求補充國際檢索；
　　4.是否應該要求國際初步審查，并根據PCT第34條對權利要求、說明書和附圖作出修改，與國際初審單位（IPEA）的審查員溝通協調，以便梳理申請內容，為PCT申請順利進入有關國家的國家階段并獲得有效的專利保護創造條件；
　　5.當已有正面結果的國際檢索單位或國際初審單位有關專利性的書面意見或國際初審報告（IPER）時，是否想利用對申請人可能存在的PCT專利審查高速公路（PCT-PPH），以便加快在有關國家取得專利的速度；
　　6.在進入國家階段之前的長達30個月的較充裕的時間中，申請人可以了解、分析、評估、決定、處理許多有關問題，例如發明的技術及商業價值、市場及潛在市場、成本與收益的預期、尋求財政或技術支援、有關國家的法律狀況及技術發展水平、現有和潛在的競爭者、與外國公司的合作可能及形式、許可包括交叉許可的前景、并購的可能及利弊、可行的短期或長期的專利戰略以及為進入國家階段準備高質量的譯文等等。
　　有時候，申請人可以考慮不提國家申請而直接提出PCT申請，即一次性地完成對所有PCT指定國的申請，包括在原屬國的專利申請。在這種情況下，申請人在申請日起9個月即可較早地收到國際檢索報告。如果申請人要求，還可以提前進行國際初審，從而使申請人在自優先權日起28個月得到國際初審報告前能有更多的時間來處理有關問題。直接提出PCT申請，也使專利審查得以在國內外同步進行，減少了日后發現現有技術的可能性。
　　在某些情況下，申請人因為市場、合作、競爭者、費用等因素只提國家或地區申請而不提PCT申請，具體原因可以包括：
　　1.申請人只計劃在很少的國家（例如不足三四個國家）尋求專利保護；
　　2.申請人欲尋求專利保護的國家屬于同一區域性專利制度的成員，例如都是歐洲專利公約的成員國；
　　3.已在某個國家進行有關的商業或技術合作的談判，迫切需要明確有關發明的專利權，以便確定合同雙方的有關權利和義務；
　　4.有關商品將很快在某個國家上市，有必要盡快明確專利保護；
　　5.有關商品已經或將很快在某個國家被仿冒，不盡快獲得專利難以遏制仿冒；
　　6.發明屬于廣為知曉的技術領域，不早下手難免夜長夢多。
　　對于中國企業，還有兩點值得注意：一是根據《資助向國外申請專利專項資金管理暫行辦法》，國內的中小企業、事業單位及科研機構通過PCT途徑向國外申請專利并以國家知識產權局為受理局的，可以根據該《辦法》申請專項資金資助。二是根據《專利法實施細則》第八條，向國家知識產權局提交PCT申請的，“視為同時提出了保密審查請求”。
　　對國際檢索和國際初步審查的利用
　　國際檢索和國際初步審查是PCT制度的重要組成部分。國際檢索單位和國際初步審查單位都是經PCT大會專門指定的尤其在人員及文獻上符合最低要求的國家和地區專利局，分別對PCT申請進行有效的檢索和初審，國際檢索單位出具國際檢索報告和有關專利性的書面意見，國際初審單位出具國際初審報告和有關專利性的國際初步報告（IPRP—第II章）。這些單位不僅在進行檢索或初審時質量較有保證，而且在有關程序中，尤其在初審程序中，允許申請人對PCT申請作出修改，并與其進行協調，對申請加以全面梳理，從而使PCT申請在進入國家階段前已有可能獲得專利保護的良好基礎，在進入國家階段后很少發生不快的意外。因此，國際檢索和國際初審是企業在實施其專利戰略時可以有效利用的程序。
　　在自優先權日起16個月屆滿時（若首個申請為PCT申請，自申請日起9個月），國際檢索單位作出國際檢索報告及書面意見，對此申請人或其代理人應仔細加以審閱，尤其需對所引用的現有技術進行分析，然后根據企業的商業和技術戰略以及預算等因素考慮諸如下列的問題：
　　1.如發明根本不具專利性，無法進行合適的修改，應停止申請程序；
　　2.如發明在要求保護的范圍上有缺陷，可考慮要否根據PCT第19條對權利要求進行修改，以便早日確定保護范圍，避免日后不必要的浪費，尤其是避免重復研究和投資；
　　3.申請人若對國際檢索單位的書面意見有不同意見，可以向WIPO國際局（IB）提出非正式的評論，但這僅僅是記錄在案，在日后有關程序中只能作為必要時的參考；
　　4.根據國際檢索報告及書面意見的結果考慮是否要求國際初步審查，以便對申請進行全面梳理；
　　5.如決定要求國際初審，上述根據PCT第19條對權利要求的修改一般可不必進行，而可在國際初審階段根據PCT第34條連同對說明書和附圖的修改一起進行，除非有特殊情況需要早日單獨進行；
　　6.在個別情況下，考慮到國際檢索報告的結果和發明的商業價值，尤其當國際檢索單位可能因為語言上的障礙而不能保證在國際檢索報告中引用了全部相關的現有技術，從而可能給申請人在費用較貴的國家階段處理案子帶來不便時，為了減少風險，申請人可以要求補充國際檢索單位（SISA）（至2012年3月底止有六個專利局是SISAs）作補充國際檢索，但這樣指定的補充國際檢索單位不能是負責為其進行主要檢索的國際檢索單位，另外補充國際檢索只能覆蓋一個發明。
　　國際初步審查不是強制性的。PCT第22條（1）自2002年4月1日起修改后，即使申請人不提國際初審要求，PCT申請也可在優先權日起30個月進入國家階段（至2012年3月底止只有三個國家繼續適用若不要求初審則在優先權日起20個月進入國家階段的舊規定）。而且，目前的國際檢索報告帶有涉及專利性問題的書面意見（2004年1月1日之前提出的PCT申請其檢索報告不帶這種書面意見）。由于這種變化，申請人提出國際初審要求的數量較之以前有所減少，但這并不意味著國際初審程序在PCT使用戰略中的重要意義有所減弱。下面是對這個程序的戰略性使用的某些建議；
　　1.在收到國際檢索報告及書面意見后，及時對引舉的現有技術作出評估，分析要否提出國際初審，如果有必要，則應盡快提出，以便在優先權日起28個月國際初審報告通常作出之前有更多時間對PCT申請的內容進行梳理；
　　2.決定提出國際初審要求，可能主要出于兩種情況。一是在國際檢索單位的書面意見中，審查員得出的結論是一項或多項權利要求缺乏新穎性、創造性或工業實用性，而申請人在經過分析之后，認為可以通過國際初審程序，對有關權利要求作出修改，或者提出辯論，使之恢復新穎性或創造性。二是在國際檢索單位的書面意見中雖然沒有提出涉及專利性的問題，但PCT申請被認為有形式上的缺陷，如果在進入國家階段時才在不同國家逐一修改這些缺陷會比較麻煩，在費用和時間上可能得不償失；
　　3.國際初審程序不同于國際檢索程序，它是一個可讓申請人積極參與的程序，在此程序中申請人應視需要根據書面意見對申請提出適當修改，提供必要的論據，與審查員協調配合，努力促使國際初審單位作出有利的國際初審報告和有關專利性的國際初步報告 (第II章)，這對PCT申請進入有關的國家階段后增加獲準專利的機會非常重要；
　　4.申請人或其代理人在與國際初審單位就PCT申請進行協調時，必須適當考慮準備進入的國家的法律、技術、市場及競爭者等狀況，以便對PCT申請的內容作出某些合理的調整，從而在某種程度上為PCT申請成功進入有關國家的國家階段鋪平道路。
　　進入國家階段涉及眾多重要戰略的運用
　　如何明智地進入PCT程序中的國家階段，是企業PCT戰略運用中最具挑戰性的一環，它既牽涉到許許多多向前看的因素，諸如技術前景、市場潛力、合作可能等等，又有賴于前奏程序中的各種合理而恰當的鋪墊，例如對國家申請的預測性撰寫、國際檢索及初審程序中對PCT申請的修改及調整等等。而且，在進入國家階段時，中小企業與大企業所考慮的問題會有很多本質的不同；即使都是大企業，在不同領域、不同國家或不同時期，對問題的處理也會有許多差異。本文限于篇幅，除了一些共同性的問題外，僅就中小企業和大企業在PCT申請進入國家階段時需要考慮的主要問題分別作一粗略的分析。
　　進入國家階段時需要考慮的共同問題可以有很多，但企業應根據自己的情況和需要對相關的重要問題予以研究，其中可能包括：
　　1.有關國家的專利法，尤其是可專利性的主題，例如商業方法在有的國家較易獲得專利，但在有的國家則很難或不能獲得專利；
　　2.根據自己對未來的專利的考慮和安排，了解有關國家的其他相關法律，包括外國投資法、合資經營法、技術轉讓法、反壟斷法等，例如我國專利法第四十八條規定當專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為時，可以給予強制許可；
　　3.客觀分析發明的技術和商業價值，既不能像昔日柯達那樣對自己數碼相機的偉大發明“壓苗抑長”，也不能像當下某些公司那樣對電動車技術的商業預期“抜苗助長”；
　　4.中國企業在“走出去”時要認真考慮對方國家的市場及潛在市場，里邊涉及的因素不僅有對方國家的經濟和技術發展水平，自己產品的品質與價格，還有自己的國家因素、品牌因素、有效營銷、發展趨勢等多種因素，例如大董賣烤鴨可以叫一聲“真的很中國”，但聯想賣電腦也叫“真的很中國”似乎為時過早；
　　5.注意對成本與收益的評估，得不償失的事情企業是不應該干的，當然對于有長遠戰略眼光的企業來說，評價得失不看一時一事，而是著眼於天長地久。
　　對于中小企業來說，它們很難像大企業那樣去考慮問題，譬如企圖尋求市場的主導地位而花費巨資大搞各種獨出心裁的營銷。在PCT申請進入國家階段時，中小企業面臨的主要是一些需要優先考慮的實際問題：
　　1.根據預算，在審慎選擇的國家進入國家階段，尤其在自己已有市場、別人已有類似產品或已有生產能力的國家進入國家階段；
　　2.有了專利不等于就有產品，實施一項發明經常既須配套技術又需財政支援，自己沒有條件的企業或許應該尋找可資利用的專利基金或合作伙伴；
　　3.考慮是否需要在進入國家階段的同時物色技術購買者；
　　4.如果準備許可技術，考慮授予何種許可：非獨占許可、排他許可、交叉許可或獨占許可。
　　大企業盡管財大氣粗，但在進入國家階段的選擇上通常也相當謹慎，目的性和策略性都比較強：
　　1.不少跨國企業為了尋求市場的主導地位，常常以獨占或壓倒性的技術取勝，或以細分市場為目標，或在未知領域創造無競爭的市場空間（藍海戰略）；
　　2.不少大公司在海外的專利布局龐大，許多涉及重要發明的PCT申請都進入主要國家的國家階段，目的之一是制止他人侵權，也避免自己侵權；
　　3.在技術競爭異常激烈的今天，沒有一家大企業可以在專利上真正完全自主，在適當國家尋求專利保護也成了不少企業與其他企業進行技術和商業合作的籌碼；
　　4.目前技術發展常常“你中有我、我中有你”，進行徹底的反規避設計（design around）談何容易，為此，有的企業作為一種策略，在有的國家尋求專利保護時特意在保護范圍上適當留“洞”，讓力圖進行規避設計的“耗子”入洞，以避其到處“亂竄”；
　　5.近年來并購已成熱潮，有的企業把擁有大量重要專利作為促成并購的有利因素；
　　6.企業最大的悲劇莫過于對關鍵問題的分析和預測的失誤，上面所說的柯達“壓苗抑長”的例子僅是許多例子中的一個，說明技術成熟時其發展勢頭是壓不住的，你不去發展，別人會去發展，明智的做法是在專利保護上順應技術和商業的發展潮流，并且創造性地加以推動。
　　綜上所述，企業在使用PCT制度時較之使用傳統專利制度有更多戰略可以運用，但運用之妙在于對PCT制度的熟悉，在于對自身需要的了解，在于對事情發展的準確預測，更在于對各種因素的平衡考慮。（信息來源：《中國發明與專利》第8期，作者：王正發）